Marque : s'enregistrer à l'INPI et comprendre les licences et cessions

Deux garanties légales sont, dans le silence du contrat, dues par le cédant ou le donneur de licence envers son contractant.

Tout d'abord, dans le silence du contrat, le concédant et/ou le donneur de licence doit garantir son contractant contre les vices cachés qui pourraient affecter la validité de la marque (1).

Si la marque disparaît, notamment parce qu'elle se trouve annulée, le contractant peut rechercher la nullité du contrat pour défaut d'objet (2) et faire appel à la garantie des vices cachés due par le concédant afin d'être indemnisé des conséquences qu'entraînerait, pour lui, la nullité de la marque.

C'est pourquoi, le plus souvent, les contrats de cession ou de licence prévoient des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité au profit du cédant ou du concédant.

Une clause est dite limitative de responsabilité lorsqu'elle vient plafonner le montant des dommages et intérêts qui pourraient être dus par le cédant ou le concédant en raison d'un vice affectant la validité de la marque.

En revanche, une clause est exclusive de responsabilité lorsqu'elle prévoit que le cédant ou le concédant n'est pas garant de la validité du droit cédé et qu'il ne serait tenu d'aucune indemnisation envers son contractant si la marque était annulée.

De telles clauses ne sauraient profiter à un cédant ou à un concédant de mauvaise foi (celui qui avait connaissance du vice au moment de la signature du contrat).

En outre, le contrat peut prévoir que le cessionnaire ou le licencié s'interdit de contester, de sa propre initiative, la validité de la marque. On parle de clauses de non-contestation de validité. Ces clauses sont reconnues en droit français. Elles ne le sont pas nécessairement au regard des droits étrangers. En revanche, elles n'empêchent pas de demander la nullité du contrat, et une éventuelle indemnisation, si la nullité de la marque est soulevée par un tiers.

Le cédant ou le concédant doit également garantir à son contractant une jouissance paisible de la marque. 

Cette garantie est double. 

D'une part,  le cédant ou le concédant doit garantir son contractant à raison de son fait personnel.

Ainsi, le cédant s'interdit de déposer ou d'utiliser la marque cédée, ou une marque voisine de celle cédée, pour des produits et services identiques ou similaires. Il s'agit d'une garantie d'ordre public à laquelle on ne peut pas déroger.

Le concédant, quant à lui, garantit, dans le cadre d'une licence exclusive, qu'il ne consentira pas la marque cédée à d'autres licenciés.

À noter : cette garantie ne peut faire l'objet d'aucun aménagement contractuel.

D'autre part, le cédant ou le concédant doit garantir son contractant contre les actes d'un tiers qui pourraient affecter la jouissance de la marque.

Le cédant garantit son contractant contre les éventuels dommages qui pourraient résulter d'une action en contrefaçon, engagée par un tiers.

Le donneur de licence s'engage, en vertu de cette garantie, à défendre le licencié contre toute action engagée par un tiers et à le dédommager des éventuelles réparations financières dues.

Comme pour la garantie des vices cachés, cette garantie peut faire l'objet d'aménagements contractuels par la stipulation de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.