Marque : s'enregistrer à l'INPI et comprendre les licences et cessions

Le contrat de cession de marque doit respecter des conditions de forme afin d'être opposable aux tiers sur le territoire français. En effet, une attention particulière doit être portée sur la rédaction du contrat ainsi que sur l'inscription au Registre national des marques (géré par l'INPI - Institut national de la propriété industrielle). 

Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.

Le contrat de cession de marque doit être écrit, sous peine de nullité (1). En revanche, l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat de licence. Celui-ci peut être oral, mais en pratique, et pour des raisons de preuve, il peut faire l'objet d'un écrit.

Le contrat de cession de marque, comme tout acte emportant transmission ou modifications des droits attachés à une marque enregistrée, doit faire l'objet d'une inscription au Registre national des marques. À défaut, la cession ne sera pas opposable aux tiers (2). Tel est également le cas pour le contrat de licence (3).

En pratique, le cessionnaire ou le licencié qui n'aura pas fait procéder à cette inscription ne pourra pas faire protéger sa marque à l'encontre de tiers, et notamment ne pourra pas agir en contrefaçon.
De la même façon, sans inscription, le cessionnaire ne pourra pas procéder au renouvellement de la marque, il pourra uniquement procéder à un nouveau dépôt.

La publicité au Registre national des marques n'est pas rétroactive (4) : en conséquence, elle produit ses effets à la date à laquelle elle est effectuée. La cession et la licence ne seront donc pas opposables aux tiers pendant toute la période au cours de laquelle elle n'aura pas été effectuée, même si la publicité intervient ultérieurement. Procéder rapidement après la conclusion du contrat à cette inscription permet donc une plus grande sécurité.

À noter :

Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques (5).

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.