Contrefaçon : protéger votre marque efficacement

Est interdit, sauf accord du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (1): 

• d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

• d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

En conséquence, l'imitation de la marque d'autrui peut, sans l'accord du titulaire de la marques, constituer un acte de contrefaçon.

Dans la seconde hypohèse énoncée ci-dessus, la contrefaçon n'est constituée qu'à la condition que le titulaire de la marque initiale soit en mesure de rapporter la preuve que ces agissements créent un risque de confusion avec sa marque.

En imitant une marque et dès lors que la contrefaçon est caractérisée, vous pourrez voir votre responsabilité civile engagée.

En effet, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque engage la responsabilité civile de son auteur et l'expose donc à des dommages et intérêts (2).

Par de tels agissements, vous pouvez aussi, dans certaines situations, engager votre responsabilité pénale.

En effet, le fait, notamment, de produire industriellement des marchandises contrefaites est passible d'une peine de 4 ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende (3).

En pratique, cette situation soulève trois questions essentielles.

1. Comment déterminer si un signe constitue l'imitation d'un signe utilisé pour une marque antérieure ?

Selon la jurisprudence, un signe constitue l'imitation d'une marque antérieure (soit un signe identique ou similaire) s'il en reproduit les éléments caractéristiques.

Cette appréciation relève d'une analyse au cas par cas des signes en cause et devra se faire en fonction des ressemblances existantes entre les signes, sans considération de leurs éventuelles différences (4).

Néanmoins, il n'existe pas de règles strictes permettant de conclure à l'existence ou non d'une imitation. La décision finale relèvera toujours de l'appréciation des magistrats.

Une étude globale de la jurisprudence existante permet toutefois de dégager certains éléments.

Ainsi, il peut y avoir imitation lorsque le signe dénoncé présente avec la marque antérieure des similitudes flagrantes, qui peuvent être d'ordre visuel ou phonétique. 

En revanche :

• "Lacom" n'est pas l'imitation de "Lancôme" (5) ;
• "Marina de Bourbon Paris" n'est pas l'imitation de "Bourbon Nature" (6). 

Ces similitudes pourront également être d'ordre intellectuel. A titre d'exemple :

• "Pages soleil" est l'imitation de "Pages jaunes" (7) : il s'agit d'imitation par association d'idées.

Bien entendu, ces exemples ne constituent en aucun cas une liste exhaustive des situations pouvant être rencontrées en pratique.

2. Comment savoir si des produits et services sont identiques ou similaires ?

L'existence d'une similarité devra être faite par référence à tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et/ou services en cause.

Ainsi, ont été considérés comme similaires des produits frais et des produits en conserve (8).

3. Comment apprécier l'existence d'un risque de confusion ?

L'appréciation du risque de confusion s'opère, selon la jurisprudence, en fonction de l'impression d'ensemble produite par la nouvelle marque par rapport à la marque antérieure, en se plaçant au moment où le choix s'opère entre les différents produits mis sur le marché et vis-à-vis du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (9).

Pour apprécier l'existence de ce risque, divers éléments sont pris en compte, parmi lesquels peuvent notamment figurer : 

• la complémentarité des produits, qui peut conduire le public à leur attribuer une origine commune (10) ;
• la notoriété de la marque antérieure ; 
• etc.